La Cina riforma la Legge sui Marchi

La Cina riforma la Legge sui Marchi

CINA.IC&Partners

La nuova riforma della Legge cinese sui marchi (in vigore da Maggio 2014) ha introdotto importanti cambiamenti per la tutela dei marchi in Cina.

In merito alle procedure di registrazione del marchio, e’ stata introdotta la presentazione della domanda per via elettronica (ma occorrerà attendere che l’Ufficio Marchi adegui le procedure per una piena attuazione del procedimento online).

Altre novità riguardano la possibilità di presentare una sola domanda per più classi di prodotto e la possibilità di registrare un marchio sonoro.

In merito alle procedure di opposizione ad un marchio, per scoraggiare opposizioni infondate, la riforma prevede che solo i titolari di diritti sul marchio o altre parti interessate saranno autorizzate a opporsi per specifici motivi (come il conflitto con marchi precedentemente registrati o con marchi notori).

La riforma introduce rigorosi ed espliciti termini per il completamento dei vari procedimenti, inclusi l’esame della domanda di registrazione (9 mesi) e la decisione in un procedimento di opposizione (12 mesi).

Inoltre, le procedure di opposizione si semplificano: se l’Ufficio Marchi respinge l’opposizione, il marchio sarà immediatamente registrato senza più possibilità di appello al Trademark Review and Adjudication Board.

La nuova normativa espressamente prevede il principio generale che la domanda di registrazione e l’utilizzo di un marchio debba essere conforme ai principi di onestà e rettitudine. Se un marchio registrato è dichiarato invalido perché ottenuto con frode, malafede o per altri motivi, la registrazione sarà nulla fin dall’inizio; inoltre, chi ha in malafede danneggiato terzi registrando il marchio, dovrà rimborsare i danni causati.

Il titolare di un nuovo marchio registrato non potrà vietare l’utilizzo di marchi simili già utilizzati da terzi in passato (limitatamente ai prodotti per i quali il marchio era stato utilizzato) ma potrà solo chiedere di aggiungere elementi che consentano di distinguere i marchi. Per dimostrare il precedente utilizzo, occorre provare che il marchio è stato applicato su prodotti, imballaggi o documenti commerciali, nonché utilizzato nell’ambito di pubblicità o fiere.

Con questa riforma sono state notevolmente incrementate le sanzioni applicabili per la violazione del marchio:

– se i guadagni per l’attività illecita sono oltre RMB 50.000, si prevede una multa fino a cinque volte il reddito derivante dall’uso del marchio

– se i guadagni per l’attività illecita sono meno di RMB 50.000, si prevede una multa fino a RMB 250.000.

Inoltre, l’importo massimo di risarcimento del danno (quando non possa essere definito con esattezza) viene aumentato da 500.000 RMB a 3.000.000 RMB. Il tribunale potrà chiedere all’autore della violazione di fornire libri contabili o altri documenti per una corretta valutazione relativa all’utilizzo illecito del marchio e al rimborso dei danni.

Multe più gravi possono essere comminate se l’autore si rende responsabile di ripetute violazioni nel corso di cinque anni. Tuttavia, i titolari di un marchio che chiedono il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo uso da parte di terzi possono essere chiamati a fornire la prova che hanno utilizzato il marchio nel corso dei precedenti tre anni.

Si prevede che le Agenzie autorizzate (“Agenzie Marchi”) per la presentazione della domanda di registrazione dei marchi debbano aderire ai principi di onestà e rettitudine (per esempio, devono informare i clienti se i marchi in questione non possono essere registrati) e sono tenute al dovere di riservatezza nei confronti dei clienti.

E’ fatto divieto alle Agenzie Marchi accettare incarichi per la registrazione di un marchio se conoscono o dovrebbero conoscere che la domanda di registrazione e’ in malafede o viola i legittimi diritti di un altro soggetto; inoltre, e’ fatto divieto alle Agenzie Marchi presentare domande per la registrazione di marchi diversi da quelli richiesti dai clienti o diffamare un concorrente per incrementare il proprio giro di affari.

La violazione di questi divieti può comportare per le Agenzie Marchi sanzioni amministrative e l’inserimento in black list da parte dell’ Administration for Industry and Commerce, del China Trade Mark Office e del Trademark Review and Adjudication Board.